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本ページは、労務コンプライアンスの整備と偶発債務の把握に関する解説のうちの一つです。全体像は、次の中核となるページをご覧ください。
▶ 労務コンプライアンスの整備｜紛争を未然に防ぐ体制づくりと偶発債務の把握
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「退職した技術者から、在職中に行った発明について、職務発明の対価を支払えという内容証明郵便が届いた」「特許を取得して製品化した発明について、発明者である従業員から相当の利益の額を見直してほしいと申出があった」という御相談は、製造業や情報通信業の会社から継続的にいただきます。結論から申し上げますと、職務発明について従業者が相当の利益（平成27年改正前の特許法では「相当の対価」）を請求する権利は特許法第35条に基づくものであり、会社は請求そのものを拒むことはできませんが、その額は、会社が受けるべき利益の額、発明に関して会社が行った負担や貢献、従業者の処遇等を考慮して定まるものであり、従業者が主張する額をそのまま支払わなければならないわけではありません。会社としては、適用される法律の版を確認し、社内規程の有無と内容を確認し、利益の額と会社の貢献を裏付ける資料を整理したうえで、算定の枠組みに沿って反論と交渉を行うことになります。
本記事では、使用者側の立場から、職務発明の対価請求を受けた会社が最初に確認すべきこと、相当の利益の算定の枠組み、従業者側から想定される主張とこれに対する会社側の反論、交渉と紛争解決の進め方について解説します。職務発明規程の整備については、関連記事「職務発明に関する規程の整備と相当の利益の定め方」を、請求を受けた場合の初動については、関連記事「職務発明対価を請求されてしまった経営者様へ」を御覧ください。
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請求を受けた会社が最初に確認すべきこと
発明が職務発明に当たるか
職務発明とは、従業者等がその性質上使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいいます（特許法第35条第1項）。請求者が発明者であること、発明が会社の業務範囲に属すること、及び発明に至った行為が請求者の職務に属することを、特許の願書及び明細書、発明者の記載、当時の職務分掌、研究開発の記録等により確認します。請求者が真の発明者でない場合（発明者として名義を連ねているにすぎない場合）や、職務外の自由発明である場合には、職務発明としての対価請求は成り立ちません。
特許を受ける権利の承継の時期と、適用される法律
特許法第35条は、平成16年及び平成27年に改正されており、いずれの規定が適用されるかは、特許を受ける権利が会社に承継された時期（平成27年改正法の下では発明が完成した時期）によって決まります。平成17年3月31日以前に承継された発明には改正前の規定が、平成17年4月1日から平成28年3月31日までに承継された発明には平成16年改正法が、平成28年4月1日以後に完成した発明には平成27年改正法が適用されます。適用される規定によって、社内規程の定めがどの程度尊重されるか、及び対価の算定の枠組みが異なりますので、最初に確認すべき事項です。
社内規程の有無と内容
職務発明規程、就業規則、発明取扱規程、個別の契約等において、特許を受ける権利の会社への帰属又は承継、及び相当の利益（対価）の内容と算定方法が定められているかを確認します。平成16年改正法及び平成27年改正法の下では、規程に基づいて相当の利益を定めることが不合理と認められない限り、規程の定めが尊重されますので（特許法第35条第5項）、規程の存在と、その策定及び運用の手続の記録が、会社の反論の中心となります。
消滅時効
相当の利益の請求権は債権であり、消滅時効の対象となります。令和2年4月1日施行の改正民法の下では、権利を行使することができることを知った時から5年、又は権利を行使することができる時から10年で時効が完成します（民法第166条第1項）。同日より前に生じた債権には改正前の10年の時効期間が適用されます。起算点は、規程に支払時期の定めがあればその時期、定めがなければ特許を受ける権利の承継の時とされています。実施料収入が継続的に発生する場合の起算点については争いがありますので、請求の対象となる発明ごとに時効の成否を検討します。
相当の利益の算定の枠組み
平成27年改正法及び平成16年改正法の下での算定
規程等に相当の利益についての定めがない場合、又は規程等の定めにより相当の利益を与えることが不合理と認められる場合には、相当の利益の内容は、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他の事情を考慮して定められます（特許法第35条第7項）。規程の定めが不合理か否かは、相当の利益の内容を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況、策定された基準の開示の状況、相当の利益の内容の決定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮して判断されます（同条第5項）。したがって、規程を策定する際に従業者との協議を行い、基準を開示し、個別の決定に際して意見を聴取した記録があれば、規程に基づく額が尊重される可能性が高くなります。
改正前の規定の下での算定
平成17年3月31日以前に承継された発明については、相当の対価の額は、発明により使用者等が受けるべき利益の額と、発明がされるについて使用者等が貢献した程度を考慮して定めるものとされ、規程の定めがあっても、それによる額が法定の額に満たない場合には、従業者は不足額を請求することができるものとされていました。この時期の発明については、規程の存在よりも、利益の額と貢献の程度の立証が中心となります。
使用者が受けるべき利益の額
使用者が受けるべき利益とは、発明の実施による売上そのものではなく、使用者が特許を受ける権利を承継したことにより得られる利益、すなわち他社を排除して独占的に実施できることによる利益（超過売上に基づく利益）をいいます。会社が自ら実施している場合には、当該発明を実施した製品の売上のうち、特許による排他的な効果に起因する部分（超過売上）に、想定される実施料率を乗じて算定する方法が一般に用いられます。他社に実施許諾している場合には、受領した実施料の額が基礎となります。売上の全体が発明の効果によるものではなく、営業力、ブランド、他の技術、価格競争力等に起因する部分があることを、資料に基づいて示すことが会社側の主張の要点です。また、発明が複数の特許のうちの一つにすぎない場合には、当該発明の寄与の割合を検討します。
使用者の貢献の程度
使用者の貢献には、研究開発の設備及び資金の提供、研究テーマの設定、他の従業者による協力、特許の出願及び維持に要した費用、製品化及び事業化のための投資、営業活動、並びに発明者に対する給与、賞与、昇進等の処遇が含まれます。裁判例においては、使用者の貢献度が高い割合で認定されることが多く、会社としては、研究開発の経緯、投資の額、事業化に至る過程を具体的に示す資料を整理することが重要です。共同発明の場合には、発明者間の寄与の割合も考慮されます。
従業者側から想定される主張と、会社側の反論
「規程の定める額は低すぎる」という主張
平成16年改正法及び平成27年改正法が適用される発明については、規程の策定に際しての協議、基準の開示及び意見の聴取の手続が適正に行われていたことを示し、規程による決定が不合理でないことを主張します。改正前の規定が適用される発明については、利益の額と貢献の程度に基づく法定の額の算定において、超過売上の範囲を限定し、会社の貢献を具体的に示すことにより、請求額との差を争います。
「売上のすべてが発明の効果である」という主張
製品の売上には、発明以外の要因（他の技術、意匠、ブランド、販売網、価格、サービス等）が寄与していること、競合他社が代替技術により同種の製品を販売していること、特許が製品の一部にしか関係しないことを、資料に基づいて示します。特許の無効理由や権利範囲の狭さも、独占的な利益の額を減少させる事情となります。
「発明はすべて自分一人で行った」という主張
研究開発の記録、実験ノート、会議の議事録、上司の指示の記録等により、研究テーマの設定、方向付け、他の従業者の協力、設備と資金の提供等の会社の貢献を示します。共同発明者がいる場合には、その寄与も示します。
時効の主張
請求の対象となる発明ごとに、承継の時期、規程上の支払時期、及び時効期間を確認し、時効が完成しているものについては時効を援用します。ただし、時効の援用は、その後の交渉の余地を狭めることがありますので、他の主張との関係を考慮して判断します。
交渉と紛争解決の進め方
初動
請求書を受領したら、回答期限までに、請求の趣旨と根拠（対象となる発明、請求額、算定の根拠）を確認したい旨を書面で回答し、直ちに社内で前記の確認事項の調査を開始します。感情的な対応や、事実に反する回答（「発明には関与していない」等）は、後の紛争において会社に不利に働きます。
交渉
会社側の算定の枠組みと資料に基づいて、相当の利益の額についての会社の見解を提示し、協議します。従業者側が弁護士を代理人に立てている場合には、会社側も弁護士を代理人として対応することをお勧めします。合意に至る場合には、対象となる発明、支払額、支払時期、及び当該発明に関する一切の請求権を清算する旨（清算条項）を記載した合意書を作成します。他の従業者からの同種の請求への影響も考慮し、合意の内容と経緯を記録します。
訴訟
職務発明の対価請求訴訟は、特許権に関する訴えとして、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の専属管轄に属します（民事訴訟法第6条第1項）。訴訟においては、売上、利益率、実施料率、他の技術の寄与、会社の貢献等について詳細な立証が求められ、審理は長期に及ぶことが少なくありません。訴訟の途中で和解による解決が図られることも多く、会社としては、訴訟の見通しと費用を踏まえて、和解の水準を検討します。
紛争を予防するために
職務発明を巡る紛争の多くは、規程がないこと、規程はあるが策定の手続の記録がないこと、又は規程に基づく個別の決定が行われていないことに起因します。特許法第35条第5項及び第6項に基づく指針（特許庁の「特許法第35条第6項の指針」）に従い、従業者との協議を経て規程を策定し、基準を開示し、個別の発明について意見を聴取して相当の利益を決定し、その記録を保存することが、将来の請求に対する最も有効な備えです。規程の整備については、関連記事「職務発明に関する規程の整備と相当の利益の定め方」を御覧ください。
弁護士に相談する時期と、費用の考え方
職務発明の対価請求は、特許法、労働法及び会計上の知識を要する分野であり、請求書を受領した段階で御相談いただくことで、適用法の確認、規程と記録の調査、資料の整理、及び回答の方針を一貫して進めることができます。当事務所では、使用者側の立場から、請求への回答書の作成、算定の枠組みに基づく反論の構成、交渉の代理、合意書の作成、訴訟への対応、並びに職務発明規程の整備を取り扱っています。費用は、請求額、対象となる発明の数及び関与の範囲に応じて事前に御説明します。
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よくあるご質問
退職した従業員からの請求にも応じなければなりませんか。
相当の利益の請求権は退職によって消滅しませんので、消滅時効が完成していない限り、退職者からの請求にも対応する必要があります。ただし、請求額をそのまま支払う義務があるわけではなく、算定の枠組みに沿って額を争うことができます。
職務発明規程がある場合、規程に定めた額を支払えば足りますか。
平成16年改正法及び平成27年改正法が適用される発明については、規程の策定に際しての協議、開示及び意見聴取の手続が適正であれば、規程による決定が尊重されます。手続の記録がない場合や、改正前の規定が適用される発明については、規程の額が法定の額に満たないとして不足額を請求される可能性があります。
発明を実施していないのに請求されました。支払う必要がありますか。
使用者が受けるべき利益がない場合には、相当の利益の額は小さくなりますが、他社への実施許諾の可能性や、特許を保有することによる防衛的な効果が利益として評価されることがあります。実施していないこと及びその理由を資料により示すことが必要です。
請求された額が数千万円に及びます。裁判ではどの程度が認められるのですか。
認容額は、超過売上の範囲、実施料率、会社の貢献度等によって大きく異なり、請求額に比べて大幅に減額される例が多く見られます。個別の事案の見通しについては、資料を拝見したうえで御説明します。
他の従業員からも同様の請求が来ることはありますか。
一人の従業者との合意の内容は他の従業者にも知られることがあり、同種の請求の契機となり得ます。合意に際しては、他の発明者への影響を考慮した水準と、秘密保持条項を検討します。根本的には、規程の整備と個別の決定の運用が予防策となります。
まとめ
従業者から職務発明の対価の請求を受けた会社は、発明が職務発明に当たるか、いつ承継され、いずれの特許法の規定が適用されるか、社内規程とその策定手続の記録があるか、及び消滅時効が完成していないかを確認したうえで、使用者が受けるべき利益の額（超過売上に基づく利益）と使用者の貢献の程度という算定の枠組みに沿って、資料に基づく反論と交渉を行います。請求額をそのまま支払う義務はありませんが、請求を放置したり事実に反する回答をしたりすることは会社に不利に働きます。請求書を受領した段階で、使用者側の立場から職務発明を取り扱う弁護士に御相談ください。
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