
使用者側の労働問題に専門特化労働審判・団体交渉にも対応
使用者側の労働問題
職務発明の対価(相当の利益)の請求への対応、お困りではありませんか。
職務発明の対価(相当の利益)の請求を受けた会社について、適用される特許法第35条の版と消滅時効を確かめたうえで、算定の枠組みに沿った反論と交渉の方針を設計いたします。 初回の回答を誤りますと、時効の利益を失い、又は会社に不利な事実を認めたことになりかねません。 回答書を送る前に、何を確かめ、何を述べないかを決めることが必要です。
元日本最大の法律事務所出身使用者側の労働問題に注力日本全国対応
弁護士法人M&A総合法律事務所会社を守る対応を、最初の一手から。
代表弁護士 土屋 勝裕東京弁護士会所属

職務発明の対価の請求でお困りではありませんか 弁護士法人M&A総合法律事務所
こんなお困りごとは
ありませんか

- 退職した技術者から、在職中の発明について相当の利益の支払を求める内容証明郵便が届いた
- 発明報奨金は規程どおりに支払っているが、それ以上の支払義務があるのか分からない
- 請求者が、製品の売上高を基準とした高額の金銭を求めている
- 相当以前の発明についての請求であり、消滅時効が完成しているかどうか分からない
- 職務発明に関する規程がなく、出願のたびに個別の譲渡証で処理してきた
- M&Aによる売却を控えており、職務発明の対価の請求が価格に影響しないか不安である
- 何から手を付けてよいか分からない
- 期限があるのかどうかが分からない
- 手元に資料が揃っていない
- 費用がどの程度かかるのか分からない
- 他の関係者に知られたくない
- このまま放置してよいのか判断がつかない
1つでも当てはまるなら、ご自身で動かれる前にご相談ください。
例1 製造業 退職から数年を経た元技術者から、主力製品に用いられている特許について相当の利益の支払を求める内容証明郵便が届いた場面でございます。当事務所は、特許を受ける権利の承継の時期から適用される特許法第35条の版を特定し、規程の支払時期の定めと実際の支払記録を照合して、消滅時効の成否を検討いたします。
例2 情報通信業 在職中の従業者から、他社に実施を許諾している特許について、相当の利益の額を見直すよう申出を受けた場面でございます。当事務所は、職務発明規程の策定に際しての協議、基準の開示及び意見の聴取の記録を確認し、規程に基づく決定が不合理と認められるおそれがあるかを検討いたします。
例3 化学工業 株式の譲渡を検討している会社において、職務発明規程がなく、個別の譲渡証のみで出願を処理してきたことが判明した場面でございます。当事務所は、保有する特許の発明者と在籍の有無を一覧にしたうえで、買主の調査が始まる前に行う規程の整備と過去の案件の点検の順序を定めます。
諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。
回答を急がず、確かめるべき事項を先に確かめれば、会社の立場は守られます。
請求そのものを拒むことはできませんが、請求された額を支払う義務があるわけではございません。
なぜこの問題が起きるのか
請求権が特許法に基づく権利であること
会社が職務発明について特許を受ける権利を取得した場合、従業者は、特許法第35条第4項により相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有します。この権利は退職によって消滅しませんので、会社は請求そのものを拒むことはできません。もっとも、その額は法律の定める枠組みにより定まるものでございまして、請求者の主張する額をそのまま支払う義務があるわけではございません。
適用される規律が承継の時期により3つの版に分かれること
特許法第35条は平成16年及び平成27年に改正されており、特許を受ける権利の承継又は帰属の時期により、平成16年改正前、平成16年改正後及び平成27年改正後のいずれの規定が適用されるかが決まります。平成17年3月31日以前に承継された発明については、規程の額が法定の額に満たないときは不足額の請求が認められますので、会社にとって最も不利な版でございます。
算定の基礎が売上高ではなく独占の利益であること
会社は、特許を受ける権利を承継しなくても、特許法第35条第1項により無償の通常実施権を有します。そのため、算定の基礎となるのは実施品の売上高の全体ではなく、特許権により他社の実施を排除できる地位に基づいて会社が得た独占の利益でございます。そのうえで、会社の貢献の程度及び共同発明者の間の寄与の割合が考慮されます。
消滅時効の起算点が規程の支払時期により変わること
消滅時効は、原則として特許を受ける権利の承継の時から進行しますが、規程に支払時期の定めがある場合には、その支払時期から進行すると解されております。令和2年4月1日以降に生じた請求権には民法第166条第1項の5年又は10年の期間が、同日より前に生じた請求権には改正前の10年の期間が適用されます。退職からの年数のみでは、時効の完成を判断することはできません。
会社の検討は、適用される法律の版、消滅時効、算定の枠組みの3つの局面に分かれます。
採り得る手段
| 手段 | 内容 | 留意点 |
|---|---|---|
| 職務発明への該当性及び発明者であることの確認 | 発明が会社の業務範囲に属し、発明に至った行為が請求者の職務に属するか、及び請求者が真の発明者であるかを、願書、明細書、職務分掌及び研究開発の記録により確認いたします。 | 発明者として名義を連ねているにすぎない場合や職務外の発明である場合には、職務発明としての請求は成り立ちません。 |
| 適用される特許法第35条の版の特定 | 発明の届出日、特許を受ける権利の承継日又は帰属日、出願日及び登録日を特定し、いずれの版の規定が適用されるかを確定いたします。 | 平成17年3月31日以前に承継された発明については、規程の定めがあっても不足額の請求が認められます。 |
| 消滅時効の検討及び援用 | 規程の各版における出願補償、登録補償及び実績補償の支払時期の定めと実際の支払記録を照合し、請求権のうちどの部分について時効が完成しているかを整理いたします。 | 時効は援用しなければ効果が生じません(民法第145条)。支払義務を前提とする回答や一部の支払は、債務の承認(同法第152条)と評価されるおそれがございます。 |
| 規程の手続の履践状況の確認 | 基準の策定に際しての従業者との協議、基準の開示及び個別の決定に際しての意見の聴取が行われた記録を確認し、規程に基づく決定が不合理でないことを主張いたします(特許法第35条第5項)。 | 手続の記録を欠く場合には、規程の額によらず、同条第7項の考慮要素により額が定められる余地がございます。 |
| 独占の利益の範囲の限定 | 自社で実施している場合には、代替技術の存在、競合製品の販売、特許以外の要因の売上への寄与及び特許が製品の一部にのみ関係することを資料により示し、超過売上の範囲を限定いたします。 | 他社に実施を許諾している場合には、実施料収入が基礎となりますので、包括的な許諾契約における按分の割合を検討いたします。 |
| 使用者の貢献の程度及び共同発明者の寄与の割合 | 研究テーマの設定、設備、資金及び人員の提供、出願及び維持の費用、事業化への投資並びに発明者の処遇を資料により示します。共同発明者がいる場合には、請求者の寄与の割合を確認いたします。 | 研究ノート、実験の記録及び会議の議事録が主要な証拠となりますので、所在を早期に確認する必要がございます。 |
| 合意書の締結 | 対象となる発明、支払額、支払時期及び当該発明に関する一切の請求権を清算する旨の条項を定め、請求を終わらせます。 | 合意の内容が他の従業者からの同種の請求の契機となり得ますので、支払の水準と秘密保持の条項を検討いたします。 |
いずれの確認事項も、請求の対象となる発明ごとに行うことが肝要でございます。同じ請求者の請求であっても、発明ごとに適用される版、時効の成否及び算定の基礎が異なります。
反論の成否は、職務発明規程の各版、手続の記録、補償金の支払記録で決まります。
手続の流れ
第1段階 御相談(御持参いただく資料)
請求書、対象となる特許の公報、発明の届出書及び譲渡証、承継の時期に適用されていた職務発明規程及びその後の各改正版、補償金の支払記録並びに請求者の在職期間と職務が分かる資料を御持参ください。お手元にない資料がございましても差し支えありません。
第2段階 適用される版と消滅時効の確定
対象となる発明ごとに、承継の時期から適用される特許法第35条の版を特定し、規程の支払時期の定めと支払記録を照合して、時効が完成している部分を整理いたします。請求書の到達日も記録いたします。
第3段階 資料の保全及び初回の回答
社内の資料を保全し、請求者と個別に接触する者がないよう連絡を統制いたします。時効が完成している部分はこれを援用し、その余の部分については、請求の根拠となる資料の開示を求める回答書を作成いたします。
第4段階 算定の枠組みに沿った反論及び交渉
独占の利益、使用者の貢献の程度及び共同発明者の寄与の割合について会社の見解を資料により示し、請求者と協議いたします。合意に至る場合には、清算条項を備えた合意書を締結いたします。
第5段階 訴訟への対応
職務発明の対価の請求訴訟は、特許権に関する訴えとして、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の専属管轄に属します(民事訴訟法第6条第1項)。保全した資料を証拠として反論を組み立て、和解の水準も検討いたします。

ここまでの見通しは、請求書の内容と規程の有無を伺えば、初回のご相談でお伝えできます。
初回の回答を誤りますと、時効の利益を失い、又は会社に不利な事実を認めたことになりかねません。
当事務所にご依頼いただく意味
初回の回答書の内容から設計いたします
初回の回答は、後の交渉と訴訟における会社の立場を左右いたします。当事務所は、時効の検討を終える前に何を述べないかを含めて、回答書の内容を定めます。
特許法と労働法の双方の観点から検討いたします
職務発明の対価の請求は、特許法第35条の規律と、就業規則及び職務発明規程の運用の双方にかかわります。使用者側の労働問題を取り扱う立場から、規程の手続の履践状況を含めて検討いたします。
資料に基づく算定の試算により交渉の水準を定めます
独占の利益、使用者の貢献の程度及び寄与の割合について会社側の試算を行い、請求額との差を資料により示したうえで、交渉及び和解の水準を定めます。
M&Aにおける偶発債務の評価と規程の整備にも対応いたします
職務発明の対価の請求権は、M&Aにおいて偶発債務として企業価値の評価に影響いたします。当事務所はM&Aを主たる取扱分野としており、買主側の調査、売主側の事前の整備及び表明保証の条項も含めて整理いたします。
最終的な着地点は、清算条項を備えた合意により、対象となる発明に関する請求を終わらせることです。
この場面で、かえって不利になる対応があります。順に申し上げます。
この場面で、やってはならない6つの対応
時効の検討を終える前に支払義務を認める回答をする
時効が完成している部分についても、債務の承認として時効の利益を放棄したものと評価されるおそれがございます。検討を終えるまで、支払義務への言及を避けることをお勧めいたします。
請求額の一部を先に支払う
一部の支払は、支払義務の存在を前提とする行為と評価されるおそれがございます。支払は、合意書の締結と同時に行われることをお勧めいたします。
請求を放置する
訴訟を提起された場合の対応の負担は、交渉による解決よりも大きくなります。時効の検討を終えたうえで、書面により回答されることをお勧めいたします。
事実に反する回答をする
発明に関与していない等の事実に反する回答は、後の紛争において会社に不利に働きます。資料で確認できた事実の範囲で回答されることをお勧めいたします。
元上司や同僚が請求者と個別に接触する
個別の会話の内容が、発明の経緯や寄与の割合に関する証拠として用いられるおそれがございます。社内の連絡を限られた者の間に統制されることをお勧めいたします。
社内の資料を廃棄し、又は改変する
届出書、規程の各版及び支払記録は、文書提出命令(民事訴訟法第220条)の対象となり得るものでございます。請求を受けた時点で直ちに保全されることをお勧めいたします。

よくいただくご質問に、順にお答えいたします。
よくある御質問
各質問をお押しいただきますと、回答が開きます。
請求書に2週間以内に回答するよう書かれています。応じなければなりませんか。
請求書に記載された回答期限に、法的な拘束力はございません。期限内に、資料を確認のうえ改めて回答する旨を書面で伝えれば足ります。実質的な回答は、時効と資料の確認を終えてから行うことをお勧めいたします。
規程どおりに報奨金を支払っていれば、それ以上の支払は不要ですか。
平成16年改正後及び平成27年改正後の規定が適用される発明については、規程の策定に際しての協議、基準の開示及び意見の聴取の手続が適正であれば、規程に基づく決定が尊重されます(特許法第35条第5項)。手続の記録がない場合や、平成17年3月31日以前に承継された発明については、不足額を請求される可能性がございます。
請求者は製品の売上高を基準に請求しています。売上高が算定の基準となるのですか。
算定の基礎となるのは売上高の全体ではなく、特許権により他社の実施を排除できることに基づく独占の利益でございます。会社は無償の通常実施権を有しますので、通常実施権に基づく実施による利益は含まれません。代替技術や競合製品の存在を資料により示すことが重要でございます。
退職から長い年数が経過していれば、消滅時効は完成していますか。
起算点は退職の時ではなく、原則として特許を受ける権利の承継の時であり、規程に支払時期の定めがある場合にはその支払時期と解されております。実績補償の支払時期が後に設定されている場合には、その部分の時効が完成していないことがございますので、規程の各版と支払記録を確認する必要がございます。
特許が既に存続期間の満了により消滅しています。それでも請求されるのですか。
特許権の消滅後であっても、存続期間中に会社が得た独占の利益に対応する請求権は、消滅時効が完成していない限り存続いたします。規程の支払時期の定めにより、時効の完成の時期は部分ごとに異なります。
担当者が請求者に、検討する旨を電話で伝えてしまいました。問題はありますか。
検討する旨を伝えただけであれば、直ちに債務の承認とはなりません。もっとも、支払義務の存在を前提とする発言や一部の支払は時効の利益の放棄と評価されるおそれがございますので、以後は個別の接触を避け、書面により対応されることをお勧めいたします。
職務発明の対価の請求訴訟は、どの裁判所で審理されますか。
特許権に関する訴えとして、東京地方裁判所又は大阪地方裁判所の専属管轄に属します(民事訴訟法第6条第1項)。売上、実施料率、他の技術の寄与及び会社の貢献について詳細な立証が求められ、審理が長期に及ぶことが少なくございません。
ご相談から解決までの流れ
事情の確認
発明の内容と職務発明規程の有無を伺います
方針の確定
特許を受ける権利の帰属と相当の利益の方針を定めます
資料の収集・整理
職務発明規程、雇用契約書及び研究の記録を確かめます
協議・交渉
相当の利益の額と支払の方法を交渉します
解決・再発防止
合意の書面を作り、職務発明規程を整備します
弁護士費用
弁護士費用の額は、弁護士費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において、費用の見込みを具体的に申し上げます。ご相談は事前予約制です。
当事務所の代表弁護士
代表弁護士の近著

非上場会社における少数株主対策の手法と実務
譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策
非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。
目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策
M&Aは成約から成功の時代へ
中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しています一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しています。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介会社をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。
目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介会社のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等
本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。
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